Регистрация договоров в Роспатенте по защите интеллектуальной собственности

Рассматривая особенности объектов интеллектуальных прав, мы выяснили, что одни из них нуждаются в регистрации, а другие – нет. С чем это связано? Каков порядок регистрации интеллектуальной собственности? На этих вопросах и заострим внимание.

Общие положения

Государственная регистрация всегда предполагает деятельность какого-либо компетентного государственного органа. В нашем случае регистрирующим органом является Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), но вопросами, связанными с селекционными достижениями, ведает Министерство сельского хозяйства РФ.

Сущность такой деятельности в том, что проверяется ряд обстоятельств, в частности: можно ли по закону зарегистрировать данный объект, соответствуют ли заявка и документы требованиям закона, а также другие моменты.

В результате регистрации объект попадает под охрану законом. Лицо, указанное в заявке как заявитель, становится правообладателем (т.е. он приобретает исключительное право на такой объект интеллектуальной собственности). В этом и состоит значение всей процедуры.

Информация обо всех зарегистрированных объектах общедоступна. На сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС), который является подразделением Роспатента, можно ознакомиться с соответствующими реестрами. Адрес сайта: http://www1.fips.ru/wps/portal/Registers/.

Реестр селекционных достижений: http://reestr.gossort.com/.

Объекты, не нуждающиеся в регистрации

Традиционно для объектов авторских и смежных прав регистрация не требуется, поскольку они охраняются с момента создания.

Это означает, что сегодня в России не существует, к примеру, реестров произведений науки, литературы или искусства, так как законодателю видится, что это необязательно.

Подобный подход обусловлен нормами международного права, например, в Бернской конвенции сказано, что для возникновения авторских прав никакие формальности не нужны.

Почему так сделано? Специалисты в области интеллектуального права (в частности, В.А. Дозорцев) связывают это, во-первых, с тем, что произведения всегда уникальны априори, полное совпадение двух произведений практически невозможно.

А вот совпадение двух изобретений – ситуация не только возможная, но и вполне вероятная. Так, Александр Попов представил свой вариант радио публике в 1895 году, однако не оформил патентных прав на него.

В 1896 году другой ученый – Маркони получил патент на радио, и именно его зачастую называют в странах Европы и в США подлинным изобретателем радио.

Обратить внимание следует еще на такой момент: в произведениях и исполнениях охраняется форма, а в объектах промышленной собственности – содержание.

Так, форма двух изобретений может быть и разная (например, в радио это разная ширина самой конструкции устройства, разные детали), но если функциональное обозначение одно, то эти изобретения признаются идентичными, а приоритет, как мы указали выше, будет у того изобретателя, который запатентовал раньше. В произведениях и исполнениях содержание не играет никакой роли, и поэтому вполне логично, что острая необходимость в регистрации отпадает.

Секрет производства (ноу-хау) также не нуждается в регистрации.

Кроме того, из числа средств индивидуализации не регистрируется коммерческое обозначение – сравнительно новый для РФ объект интеллектуальных прав (см. статью про средства индивидуализации). Для охраны требуются известность в пределах определенной территории, а также различительные признаки (т.е. не допускается полное или существенное сходство с другими средствами индивидуализациями).

Обратим внимание читателей, что, хотя регистрация законом не предусмотрена, правообладатели для надежности находят ей альтернативы. Так, существует Интернет-ресурсы (в частности, https://www.copytrust.ru/), где можно фактически зарегистрировать свое произведение. Такие же услуги существуют и в Российском авторском обществе (РАО). Коммерческие обозначения могут быть зарегистрированы в Торгово-промышленных палатах субъектов РФ (см., например, https://nnov.tpprf.ru/ru/services/32014/). Таким образом, можно сказать, что учет интеллектуальных прав может существовать и вне зависимости от официальной регистрации.

Объекты, подлежащие регистрации

Кратко рассмотрим статус программ для ЭВМ. Для них в качестве исключения регистрация предусмотрена, однако она необязательна и не влияет на возникновение исключительного права.

Скорее всего, так сделано потому, что компьютерные программы имеют некоторые сходства с объектами права промышленной собственности (в частности, могут иметь новаторский уровень, промышленную значимость и т.д.

), но вместе с тем этих свойств недостаточно, чтобы охранялось их содержание, а не форма. Поэтому был найден такой компромисс.

Остальные же объекты права промышленной собственности (за исключением коммерческого обозначения и ноу-хау) требуют регистрации, а причины этого подхода мы уже рассмотрели.

Процедура

Теперь ответим на вопрос: как зарегистрировать интеллектуальную собственность. Сама процедура урегулирована подзаконными актами, которые можно посмотреть тут: http://www.rupto.ru/docs/regulations.

Первый действием будет уплата патентной пошлины (конкретные размеры сумм здесь: http://www.rupto.ru/activities/dues/patduty/tabl_razm_poshlin).

После этого нужно подать заявку, которая должна быть оформлена надлежащим образом. К ней прилагаются необходимые документы. Вообще стоит отметить, что можно прибегнуть к помощи патентных поверенных (см.

о них статью) – лиц, которые специализируются на этих вопросах.

Они могут от своего имени без доверенности оформлять все документы и направлять заявку в Роспатент, и изобретателю в таком случае не придется заострять свое внимание на этих формальностях.

Как только заявка подана, начинается стадия рассмотрения. Этот этап длится очень долго: бывает, что даже более года.

Специалисты Роспатента рассматривают представленный на регистрацию объект, производят его экспертизу, запрашивают необходимые документы.

Очень важно правильно и своевременно реагировать на обращения Роспатента, предоставлять требуемые материалы в срок, иначе регистрация может быть прервана.

Окончанием процедуры будет государственная регистрация объекта и вместе с ним исключительного права на него в соответствующем реестре.

Правообладатель получает на руки соответствующий документ: патент (например, на изобретение, полезную модель, промышленный образец) или свидетельство о регистрации (на товарный знак, на наименование места происхождения товаров).

Также вашему объекту будет присвоен индивидуальный номер, по которому объект можно будет посмотреть в ФИПС.

Данные Роспатента о регистрации товарных знаков будут публиковаться в блокчейн-сети IPChain

Массивы данных о товарных знаках, зарегистрированных в Роспатенте, будут публиковаться в российской блокчейн-сети IPChain в режиме онлайн. Это будет происходить по аналогии с механизмом фиксации данных о зарегистрированных ведомством программах для ЭВМ — он действует с 2018 года.

Всего с 2018 года более 16 тысяч объектов (из них более 15 тысяч — это компьютерные программы), зарегистрированных Роспатентом, получили «блокчейн-воплощение» в сети IPChain.

Сейчас уже появились сведения о более 200 товарных знаках. Все данные записываются в момент поступления новых свидетельств о регистрации в базу Роспатента, и публикация в распределенном реестре происходит автоматически. В итоге все сведения о зарегистрированных Роспатентом товарных знаках отражаются в сети IPChain.

Блокчейн-сеть IPChain создана совместными усилиями Фонда «Сколково», Российского авторского общества, Университета ИТМО, Высшей школы экономики, Всероссийской организации по интеллектуальной собственности и ряда других организаций в рамках национальной программы «Цифровая экономика» для обмена данными об объектах и правах интеллектуальной собственности, а также быстрого заключения сделок с ними. Сегодня это самая крупная функционирующая публично-корпоративная сеть на евразийском пространстве. Она объединяет более 20 участников, среди которых Российское авторское общество, Первое музыкальное издательство и

Союзмультфильм, ведущие инновационные центры — Фонд «Сколково», Роснано, крупные образовательные учреждения. Узлами сети являются и органы государственной власти, без участия которых многие вопросы охраны и защиты прав были бы невозможны — Роспатент и Суд по интеллектуальным правам.

«Сведения о товарных знаках, которые размещаются в блокчейн, наряду с традиционными реестрами, становятся для правообладателей эффективным инструментом для использования их в самых разных корпоративных и коммерческих сервисах», — отмечает руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

По мнению президента Ассоциации IPChain Андрея Кричевского, появление в блокчейн-инфраструктуре новых видов прав дает всем участникам рынка значительные возможности для совершения различных типов сделок.

«IPChain уже фиксирует достаточно много транзакций о правах на музыкальные произведения, на фонограммы.

В сотрудничестве с Роспатентом был отработан механизм публикации сведений о компьютерных программах, а вместе с Судом по интеллектуальным правам — публикации машиночитаемых данных о результатах рассмотрения споров», — рассказал Кричевский.

На практике бизнес редко ограничивается передачей одного типа прав на один вид объекта, добавил он: «Например, франшиза в области ресторанного бизнеса подразумевает передачу прав на огромное число объектов.

Это произведения, охраняемые авторским правом, такие как эскизы меню, программы управленческого учета и даже коллекции фонограмм для музыкального оформления. С такими объектами можно заключать договоры свободно, без регистрации в каком-либо государственном органе.

Однако в число объектов включаются и те, что охраняются патентным правом, и конечно же товарные знаки, передавать права на которые можно только в случае регистрации Роспатентом.

Благодаря технологии распределенных реестров мы практически пришли к тому, что передача и авторских, и патентных прав единым «пакетом» становится возможной в режиме онлайн. Причем что-то сфальсифицировать, изменить дату, время или данные об условиях невозможно — во время сделки их фиксируют все узлы сети».

Опыт России в части стандартизации цифрового обмена данными уникален — в феврале этого года он был представлен в Женеве экс-главе WIPO Фрэнсису Гарри.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, в том числе по обязательствам, возникающим в результате исполнения судебных решений.
Ассоциация IPChain создана Фондом «Сколково», Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ «Высшая школа экономики», Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики, Российским авторским обществом (РАО), Партнерством по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком «Новый век» в 2017 году.

Главная задача Ассоциации — реализация проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности. Международный проект IPChain является унифицированным решением для сферы интеллектуальной собственности. Он открывает возможности сотрудничества с широчайшим спектром представителей из различных отраслей экономики.

Проект IPChain уже объединяет свыше двух десятков крупнейших российских и международных организаций, аккумулирующих и производящих объекты интеллектуальной собственности.

Защита интеллектуальной собственности I ЮК «Центральный округ»

Стремительное развитие современного общества выводит на первый план как объекты материального мира, так и результаты интеллектуальной деятельности, не имеющие физического отображения.

На сегодняшний день любые объекты, представляющие собой продукт, созданный тем или иным лицом, признаются интеллектуальной собственностью и защищаются Гражданским кодексом Российской Федерации (а именно — ст. 1250 ГК РФ).

Разновидности интеллектуальных прав

В защите каждого вида интеллектуальных прав существуют собственные нюансы, которые важно учитывать. Они зависят от продукта, представляющего собой объект чужого труда. Детальный перечень объектов, признаваемых интеллектуальной собственностью, содержится в ст. 1225 ГК РФ. Только указанные в нем продукты подлежат правовой защите.

Выделяют такие виды интеллектуальных прав:

Авторское право. Защищает произведения науки, искусства, литературы, базы данных и программы, разработанные для электронных вычислительных машин (компьютеров в т.ч).
Патентное право. К объектам интеллектуальной собственности относятся изобретения и полезные модели.
Смежное право. Относятся права на исполнение, сообщение в эфир, фонограммы и т.д.
Средства индивидуализации. Входят знаки обслуживания, фирменные наименования и атрибуты брэнда.
Другие. В эту категорию входят иные объекты, включая ноу-хау, селекционные достижения и т.п.

Правообладатель — лицо, являющееся законным собственником исключительного права на использование того или иного продукта интеллектуальной деятельности.
Право на интеллектуальную собственность должно быть своевременно зарегистрировано, так как без этого объект не будет подлежать юридической защите.

Защита исключительных прав и её этапы

Процедура защиты интеллектуальных прав делится на два основных этапа – превентивный и правовосстановительный.

Превентивный этап. На нем правообладателю необходимо зафиксировать принадлежность ему исключительного права на объект результата интеллектуальной деятельности. Если объект требует регистрации, правообладателю необходимо собрать комплект документов и обратиться в Роспатент.

Если объект регистрации не требует, правообладатель свободен в способах доказывания принадлежности ему исключительного права. Например, работодателю для фиксации своих прав на программу для ЭВМ необходимо выдать в установленном порядке своему сотруднику служебное задание с параметрами программы, проверив его служебную инструкцию, а затем сохранять выполнение этапов с помощью электронных средств, позволяющих устанавливать даты создания (передачи этапов), например, с помощью CRM-систем.

Правовосстановительный этап. Он наступает тогда, когда допущено нарушение исключительных прав правообладателя.

Например, правообладателю фирменного знака стало известно о том, что принадлежащий ему знак используется при реализации товаров третьих лиц, которые соответствующего разрешения не получали.

Или лицо, создавшее изобретение, выяснило, что чертежи были украдены, и теперь изобретение выпускается крупной корпорацией. Каким бы ни было нарушение, первой стадией правовосстановительного этапа в любом случае станет фиксация факта нарушения.

Для фиксации используются разные методы: осуществление контрольной закупки, фото- и видеосъемка, нотариальное заверение содержимого сайта и другие. После фиксации нарушения исключительных прав правообладателя в некоторых случаях необходимо соблюсти обязательный претензионный порядок. Он применяется, если стороны спора – юридические лица и индивидуальные предприниматели (согласно п. 5.1. ст. 1252 Гражданского кодекса РФ). Претензию можно отправлять и в иных случаях, это поможет понять позицию другой стороны до начала судебного разбирательства или решить намечающийся конфликт без обращения в судебные органы. Только после истечения срока ответа на претензию (30 дней) правообладателю необходимо обращаться в суд. Обращаясь с исковым заявлением, истец собирает доказательства как наличия своего исключительного права, так и факта их нарушения. Суд, в который надлежит обращаться, зависит от существа отношений, в связи с этим дела по защите исключительных прав могут рассматриваться как судом общей юрисдикции (в основном, если спорящие стороны – граждане), так и арбитражными судами (спорящие стороны – юрлица или индивидуальные предприниматели), а также судом по интеллектуальным правам (п. 3 Постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23 апреля 2019 г.). Требования, которые могут быть заявлены в суд при обращении с исковым заявлением, зависят как от вида нарушенного исключительного права, так и от тех целей, которых хочет добиться истец. Например, можно требовать признания права на полезную модель или доказать, что автором литературного произведения являетесь Вы. Важным правом истца становится и возможность взыскать с нарушителя исключительных прав компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей (ст. 1301 Гражданского кодекса РФ). Особая сложность дел по защите интеллектуальных прав граждан и юридических лиц состоит в необходимости чуткой и ответственной работы на каждом этапе, просчете всех возможных вариантов развития событий и обязательном знании самой актуальной судебной практики. Без поддержки высококвалифицированных юристов одержать победу в таких делах становится крайне затруднительно.

Мы — юридическая компания «Центральный округ». За нашими плечами более 15 лет практики разрешения самых сложных споров. Являемся признанными экспертами в сфере оказания услуг по защите интеллектуальных прав.

Интеллектуальная собственность и товарные знаки

Компания «Пепеляев Групп» накопила внушительный опыт предоставления юридических услуг по вопросам интеллектуальной собственности (ИС) и товарных знаков, включающий реализацию проектов более чем 240 клиентов-представителей различных отраслей экономики (медицина и здравоохранение, FMCG, строительство и недвижимость, энергетика, информационные технологии и пр.).

В «Пепеляев Групп» работает сплоченная команда специалистов, включая патентных поверенных, которые оказывают юридические услуги, связанные с приобретением, распоряжением и защитой прав на объекты ИС.

Юристы специализированной практики регулярно приглашаются для выступлений на конференции, включая зарубежные, публикуются в бизнес-изданиях, ведут научную деятельность, занимают почетные места в международных рейтингах (Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, WTR 1000 и проч.

), ведут работу в рамках международных юридических и бизнес-объединений (ТПП AEB, INTA), участвуют в совершенствовании законодательства (Совет Федерации, Коллегия ЕЭК, Роспатент, Минэкономразвития, Минспорт и др.

) и практики правоприменения (Роспатент, Научно-консультативный совет при Суде по интеллектуальным правам).

Все вышеперечисленное, а также огромный опыт работы, доскональное понимание специфики ИС, сотрудничество с другими практиками внутри фирмы и международными партнёрами — членами ассоциации юридических фирм TerraLex, — позволяет находить особый подход к каждому клиенту и решать самые сложные задачи.

Услуги

Медиация и судебное урегулирование споров по следующим вопросам:

Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности (объекты авторских прав, включая компьютерные программы и базы данных, сложные объекты, изобретения, полезные модели, ноу-хау, промышленные образцы и др.) и средства индивидуализации (товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, фирменные наименования, коммерческие обозначения)
Борьба с контрафактной продукцией, в т.ч. в административном и уголовно-правовом порядке
Разбирательства при ведении делопроизводства в Роспатенте, Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности, ведение дел в Палате по патентным спорам Роспатента
Поддержка в спорах в Суде по интеллектуальным правам по вопросам оспаривания решений Роспатента, в том числе патентные споры
Поддержка в спорах в Суде по интеллектуальным правам при досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков
Защита прав в рамках «антипиратского» законодательства, доменные споры, споры в интересах кинокомпаний, издательств, другие споры в сфере авторских и смежных прав
Представление интересов в делах о заключении, исполнении и расторжении договоров о распоряжении исключительным правом на объекты ИС, в т.ч. с участием Роспатента
Поддержка в спорах о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении правом, в т.ч. в ФАС России и ее территориальных органах, Суде по интеллектуальным правам, Роспатенте
и пр.

Регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в Роспатенте и/или в ВОИС, а также в ТРОИС

Подготовка и подача заявлений на регистрацию результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации (от формы бутылки до технологии производства металлочерепицы, от логотипа спортивной команды до товарного знака в виде сочетания цветов, от формы чипсов до названий лекарственных средств, от берестяной стельки до ядерной физики), сопровождение регистрации, делопроизводства, получение патентов и свидетельств
Договорная работа: регистрация отчуждения исключительного права, залога и предоставления права использования по лицензионным договорам и договорам коммерческой концессии («франчайзинг»)
Аннулирование товарных знаков, патентов
Продление срока действия регистрации торговых марок и патентов, уплата годовых пошлин
Включение объектов ИС в таможенный реестр в целях реализации контроля импорта
Международная регистрация товарных знаков, зарубежное патентование (огромный опыт, десятки юрисдикций)

Консалтинг

Правовая проверка объектов ИС
Оценка охраноспособности любых объектов ИС
Рекомендации по получению правовой охраны и прав на любые объекты ИС – объекты авторского права и смежных прав, объекты патентного права, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, ноу-хау, средства индивидуализации
Решение налоговых вопросов
Сделки слияния и поглощения: предоставление права использования и / или отчуждение исключительных прав, due diligence в сфере ИС
Договорная работа: разработка и анализ договоров, лицензионные договоры, договоры авторского заказа, договоры отчуждения и залога исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, включая музыкальные произведения с текстом или без текста, исполнения, фонограммы, видеоклипы, кинофильмы и телефильмы, договоры коммерческой концессии (франчайзинга), договоры на оказание услуг и агентские соглашения, сложные контракты (включая договоры о передаче прав на патентную заявку, договоры на проектную документацию, договоры с участием инвестиционных институтов и т.д., и т.п.)
Внесение любых возможных изменений в соглашения, касающиеся объектов ИС, регистрация изменений, расторжение договоров, в т.ч. в Международном бюро ВОИС
Разработка отдельных локальных нормативных актов, регулирующих отношения по поводу создания и использования объектов ИС, в том числе отношения работника и работодателя в связи со служебными объектами (пакет документов или отдельные документы)
Консультирование по вопросам импорта, экспорта и распространения продукции, созданной с использованием объектов интеллектуальной собственности
Ноу-хау, коммерческая тайна, конфиденциальность и защита информации
Реклама и маркировка товаров
Правила ЕАЭС об ИС
Data exclusivity (режим эксклюзивности данных)

Юридическое сопровождение в борьбе с пиратством

Контроль соблюдения и осуществления авторских прав, прав на товарные знаки и патентных прав
Тотальное сопровождение клиента: от организации надежной защиты на таможне и антипиратских рейдов до представления интересов в суде и правоохранительных органах
Сотрудничество с организациями по охране прав на объекты интеллектуальной собственности, а также иными органами и частными компаниями по вопросам наиболее качественной защиты прав клиентов на объекты интеллектуальной собственности от действий пиратов
Партнерство с экспертными организациями и компаниями, проводящими расследование, мониторинг, бизнес-разведку, социологическими институтами для проведения опросов и др.
Контроль над текущим статусом портфолио товарных знаков клиентов
«Антипиратские» меры
Подача заявлений о совершении преступлений, представление интересов правообладателя при проведении дознания или следствия, в суде

Регистрация договора интеллектуальной собственности

Разрешая использовать зарегистрированный результат интеллектуальной деятельности любым не запрещенным законом способом, патентное законодательство предоставляет правообладателю возможность осуществить отчуждение своего исключительного права или частично передать его третьим лицам.

Для того чтобы передать исключительное право, необходимо вступить в договорные гражданско-правовые отношения, т.е. заключить договор.

Предоставление права на объект интеллектуальной собственности по лицензионному договору

Лицензионный договор — это контракт, определяющий условия, на которых обладатель прав на изобретение и/или товарный знак (лицензиар) предоставляет пользователю (лицензиату) возможность применения результатов своего интеллектуального труда в его деятельности. Принимающая сторона, в свою очередь, обязуется вносить плату за предоставляемые ей права и выполнять другие оговоренные действия.

Исключительное право сохраняется за правообладателем, однако другое лицо (лицензиат) получает право использовать объект в объеме, установленном лицензионным договором.

Передача интеллектуальных прав в большинстве случаев осуществляется на основании договора, однако есть и исключения. Например, исключительное право на произведение литературы способно переходить по наследству.

Объекты лицензионного договора

К интеллектуальной собственности, являющейся объектом лицензионного договора, относятся:

литературные, художественные и научные труды;
сценическая деятельность, звукозаписи, радио- и телевизионные передачи;
товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и коммерческие обозначения;
изобретения;
промышленные образцы;
географические названия;
сорта растений и породы животных;
микросхемы, радиосигналы, базы данных, доменные имена и др.

Виды лицензионных договоров

С точки зрения объема прав, предоставляемых принимающей стороне, соглашения делятся на:

неисключительные, предусматривающие передачу возможности использования интеллектуальной собственности одному или нескольким пользователям с сохранением аналогичных полномочий и у первичного правообладателя;
исключительные, в соответствии с которыми все права переходят к одному пользователю без сохранения соответствующих прав за передающей стороной.

Если же пользователь получает целый комплекс исключительных прав (например, на фирменное название, на технологии производства и ведения бизнеса и др.), то между сторонами заключается договор коммерческой концессии, который также известен под названием «франчайзинг».

Если право, оговоренное в лицензионном договоре, прекращает свое действие, то и само соглашение перестает действовать. По условиям франчайзинга в аналогичной ситуации теряет силу только положение, которое относится к завершившемуся праву, сам же контракт продолжает действовать.

Условия лицензионного договора

Соглашение признается заключенным, если его стороны пришли к единой позиции по всем вопросам, которые обуславливают природу контракта и признаются существенными с точки зрения действующих законов.

Чтобы лицензионный договор был признан действительным, необходимо соблюсти такие условия:

Наличие предмета соглашения. Им в данном случае считается право на использование определенных технологий, изобретений, ноу-хау и др. Также следует описать те продукты, которые могут быть изготовлены с применением данной интеллектуальной собственности.
Наличие регистрации товарных знаков (в случае, если он является объектом договора). Оно должно подтверждаться копиями соответствующих свидетельств, которые прилагаются к контракту. В самом тексте документа необходимо указать номера этих свидетельств.
Объем прав, которые получает принимающая сторона, и вид лицензии. Пределы применения объекта лицензионной собственности пользователем следует четко обозначить. Если предыдущий правообладатель сохраняет за собой право использования интеллектуальной собственности, то указывается, какая часть прав не может быть получена лицензиатом.
Гарантия качества. В статье необходимо указать, что качество продукта лицензиата не будет уступать качеству продукта, производимого лицензиаром.
Период и география действия. При отсутствии договоренности участников о времени и территории действия лицензии эти параметры определяются в соответствии с географией и периодом действия патента.
Размер вознаграждения, перечисляемого лицензиатом другой стороне. К моменту подписания документа между сторонами необходимо достичь консенсуса по данному вопросу. Конкретная сумма определяется участниками сделки либо устанавливается на уровне рыночной стоимости подобных товаров и услуг.

Заключение лицензионного договора: этапы и особенности процедуры

Первым этапом является сбор необходимой документации (например, подготовка копий свидетельств о регистрации товарных знаков). Затем проводится согласование всех спорных вопросов и составляется текст контракта. После этого он подписывается сторонами.

На следующем этапе осуществляется подготовка и предоставление в Роспатент заявления о регистрации соглашения.

Заявление составляется в свободной форме, подписывается правообладателем и подается в патентный орган. Вместе с заявлением передаются копии необходимых сопутствующих документов (например, копия свидетельства о регистрации товарного знака), контракт в трех экземплярах и документ, который подтверждает уплату пошлины.

Срок рассмотрения обращения в Роспатенте составляет до 2-х месяцев со дня предоставления документов.

Что необходимо учесть при оформлении прав на интеллектуальную собственность: 5 ключевых пунктов

Почти любой бизнес имеет в своем запасе интеллектуальную составляющую, однако мало кто этим пользуется, например, в целях налоговой экономии или в качестве инструмента владельческого контроля. Тем более, мало кто эту часть своих активов защищает.Разберемся в том, что и как можно использовать и нужно защищать в вашей деятельности из объектов интеллектуальной собственности.

В первую очередь обозначим, что составляет интеллектуальный актив бизнеса:

Объекты	Примеры из бизнеса	Особенности
Объекты авторского права:	Сайт, дизайнерские работы, рекламные материалы, видеоролики и т.д.	Сами объекты и их отчуждение и использование не требуют регистрации в Роспатенте.
Объекты патентного права: изобретения, промышленные модели и образцы	Различные виды собственных разработок: упаковки, методов производства, конструктив оборудования и т.д.	Требуется регистрация объекта и прав на него в Роспатенте. Длительный срок регистрации объекта (до 2-х лет)
Средства индивидуализации	Наименование компании, ваша торговая марка (бренд) и т.д.	Требуется регистрация товарного знака и прав на него в Роспатенте. Длительный срок регистрации (до 1,5 лет)
Ноу-хау (секрет производства)	Примеры сходны с объектами патентного права. Кроме того это могут быть различные рецептуры и вообще индивидуальные элементы, делающие ваш бизнес таким особенным (как мы называем — фиолетовые элементы бизнеса)	Необходимо утверждение и соблюдение режима коммерческой тайны

Как видим из примеров, практически в любом бизнесе присутствуют объекты интеллектуальной собственности. Оформление прав на эти объекты может быть одним из ключевых элементов обеспечения безопасности бизнеса, причем не только имущественной, но и налоговой, и управленческой.

Обозначим главные особенности, которые должны быть учтены:

Возможность получения дохода от бизнеса в виде роялти (лицензионных платежей), который, например, может стать альтернативой дивидендным выплатам собственнику бизнеса..

В этом случае регистрация объекта интеллектуальной собственности обязательно должна быть осуществлена на собственника (в некоторых случаях обязателен статус индивидуального предпринимателя).

При этом контролирующие органы настороженно отнесутся к ситуации, когда компания отчуждает свой товарный знак, а спустя небольшой промежуток времени заключает лицензионный договор о праве пользования им за существенное лицензионное вознаграждение. Все сделки по переходу собственности на товарные знаки и иные регистрируемые объекты интеллектуальной собственности фиксируются в Роспатенте, включая ЦЕНУ договора. Отследить цепочку собственников не представляет труда.

Поэтому стоимость объекта интеллектуальной собственности, предусмотренная договором на его отчуждение, должна быть соразмерна его реальной ценности для бизнеса и размеру будущих лицензионных платежей. Нельзя передавать объект по условной стоимости в 100 000 рублей, перечисляя потом за его использование по лицензионному договору миллион в месяц.

Кроме того, если раньше роялти был одним из самых безопасных способов получения доходов и налоговой оптимизации, то сейчас к этому способу нужно подходить с должным обоснованием деловой цели таких выплат для компании:

объект ИС действительно должен использоваться компанией в своей деятельности, участвовать в получении ею прибыли;
размер роялти должен соответствовать полезности объекта и, конечно же, не перетягивать на себя всю зарабатываемую прибыль. Исходя из анализа судебной практики, можно сделать вывод, что размер роялти в рамках 5-7% от выручки компании у судов вопросов не вызывает.
если необходима передача объекта ИС от компании к ее собственнику, стоимость сделки должна быть приближена к рыночной. Это особенно касается объектов, регистрация отчуждения которых проходит в Роспатенте. В этом случае налоговый орган не затруднит выявить несоразмерность размера роялти и стоимости самого объекта, его оценки сторонами.

Наряду с одним из возможных источников получения дохода собственником бизнеса лицензионные платежи, выплачиваемые Хранителю активов, позволяют осуществлять и финансирование приобретения им имущества.

При этом, в отличие, например, от аренды (рыночность стоимости которой легко проверяется), завышение размера лицензионных платежей доказать практически невозможно. Это связано со сложностью оценки как стоимости самого нематериального актива, так и его реальной ценности для компании-пользователя.

Тем более порядок определения размера платежей может быть разнообразным: процент от выручки компании, твердая денежная сумма, единоразовая выплата и т.д.

В части оформления отношений между собственником объекта ИС и другими субъектами группы компаний, учитывая особенности каждого объекта интеллектуальной собственности и договора по его использованию, всегда необходимо обращать внимание на следующие вопросы:

регистрировать ли объект в Роспатенте или использовать его без регистрации. Например, на изобретение можно получить патент, придав ему огласку, а можно без регистрации использовать как секрет производства (ноу-хау) и сохранить в тайне от третьих лиц.

Объекты права интеллектуальной собственности	Обязательность регистрации
Средства индивидуализации
Товарные знаки	Обязательна
Наименование места происхождения товара
Коммерческое обозначение	Не предусмотрена
Фирменное наименование	Определяется в учредительных документах и отражается в ЕГРЮЛ
Объекты патентного права
Изобретение	Обязательна — выдается патент
Полезная модель
Промышленный образец
Ноу-хау (секрет производства)	Не предусмотрена
Объекты авторского права	Не предусмотрена, но возможна в добровольном порядке для программ для ЭВМ и баз данных

Учитывая, что использование патента также подлежит госрегистрации, а сам патент редко гарантирует защиту от неразрешенного использования, выбор бизнеса зачастую останавливается на оформлении объектов в виде ноу-хау. Тем более, что не каждую уникальную технологию или методику, используемую в бизнесе, можно запатентовать, а вот оформить как ноу-хау возможно.

кто непосредственно использует объект интеллектуальной собственности в своей деятельности (например, изобретения или ноу-хау могут принадлежать собственнику, а использоваться производственной компанией, торговой компанией, региональным представительством);
каким договором закрепить отношения между правообладателем и пользователем нематериального актива: это может быть, например, лицензионный договор. При этом наличие исключительной лицензии (предусматривающей запрет для собственника ИС передавать объект в пользование еще кому-либо) может объяснить высокий размер роялти, ведь пользователь платит за эксклюзивность. Отдельно следует упомянуть и договор франчайзинга, речь в котором может идти не только о передаче в пользование товарного знака, но о целом комплексе методик, правил и требований к реализации продукта, что всегда позволяет обосновать стоимость франшизы и детально описать все условия пользования объектами ИС.

Объекты права интеллектуальной собственности	Применяемые договорные конструкции	Регистрация перехода права по договору в Роспатенте
Средства индивидуализации
Товарные знаки	1. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак; 2. Лицензионный договор на использование товарного знака; 3. Договор франчайзинга;4. Залог	Обязательна
Наименование места происхождения товара	Возможность передачи права пользования или отчуждения исключительного права законодательством не предусмотрена	________
Коммерческое обозначение	Исключительное право на КО может перейти только в составе предприятия в порядке универсального правопреемства Право на использование КО может быть предусмотрено договором аренды предприятия или договором франчайзинга	Не осуществляется
Фирменное наименование	Исключительное право использования ФН неотчуждаемо и не может быть передано ЮЛ по договору	________
Объекты патентного права
Изобретение	1) Договор об отчуждении права на получение патента, заключаемый автором 2) Договор об отчуждении патентообладателем исключительного права (патента) 3) Лицензионный договор 4) Залог	Обязательна
Полезная модель
Промышленный образец
Ноу-хау (секрет производства)	1. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства; 2. Лицензионный договор производства; 3. Залог 4. Договор коммерческой концессии (франчайзинга)	Не осуществляется
Объекты авторского права	1. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства; 2. Лицензионный договор производства;3. Залог	Не осуществляется, за исключением случаев заключения договора в отношении базы данных, программы для ЭВМ, зарегистрированных в Роспатенте

как определить вознаграждение за использование объекта (в процентах от выручки, твердой сумме и др.). При этом следует исходить из решения вопросов о том, на какой компании будет оседать прибыль, создаваемая с использованием объекта интеллектуальной собственности, на какие цели планируется использование платежей и т.д.
если речь идет о создании нематериального актива по заказу или в рамках трудовых отношений, важно детально проработать все нюансы по передаче прав на актив заказчику/работодателю, выплате вознаграждения исполнителю/работнику, вопросы возможности использования ими созданного объекта и т.д.

Вопрос о том, кто будет собственником ИС, является ключевым. Особенно остро он стоит в бизнесе с несколькими партнерами.

Порядку совместного владения результатами интеллектуальной деятельности посвящена отдельная норма ГК РФ. Так, п. 2 ст.

1229 кодекса допускает, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно.

При этом все вопросы в части использования объекта, получения и распределения доходов от его использования и т.д. разрешаются правообладателями с помощью отдельного соглашения (п. 3 ст. 1229 ГК РФ).

По аналогии с общей долевой собственностью на имущество, определение порядка владения, использования и распоряжения объектами интеллектуальной собственности отдано на откуп самим правообладателям. Это позволяет, в частности, гарантировать полный объем прав на результат интеллектуальной деятельности каждому из сособственников, и каждому получать свою, закрепленную за ним долю дохода использования ИС.

Вместе с тем, это правило действует не для всех объектов. Зарегистрировать товарный знак, например, на двух ИП-собственников в данный момент невозможно (за исключением регистрации коллективного товарного знака).

Роспатент объясняет отказы в такой регистрации тем, что товарный знак призван индивидуализировать товары, продукты, услуги и, видимо, по логике госоргана, выпускать такие товары может только определенный единственный субъект.

Регистрация же совместно используемого товарного знака допускается только как коллективного, однако это налагает на владельцев такого знака существенные ограничения: коллективный товарный знак нельзя передавать в пользование по лицензионному договору (что делает бессмысленным его регистрацию на собственников, которые потом передают знак в пользование операционной компании), такой знак также нельзя отчуждать (п. 2 ст. 1510 ГК РФ).

Таким образом, закрепить совместные права владельцев бизнеса на товарный знак напрямую, чтобы впоследствии его можно было передать третьему лицу в пользование, на данный момент нельзя. Выйти из описанной ситуации можно следующими способами:

Зарегистрировать товарный знак на юридическое лицо, учредителями которого станут собственники. Это позволит закрепить права каждого из партнеров по бизнесу на товарный знак, но доход каждый из собственников сможет получать только в в виде дивидендов, что уже не даст ощутимой налоговой экономии, как если бы собственник владел товарным знаком в статусе ИП;
Товарный знак может быть передан в совместное пользование в рамках договора простого товарищества. Даже зарегистрировав товарный знак на одного из собственников, партнеры могут заключить между собой договор о совместной деятельности, предметом которого будет деятельность по управлению объектами интеллектуальной собственности с целью их более эффективного использования. В этом случае собственник товарного знака внесет право пользования товарным знаком в качестве своего вклада в простое товарищество, после чего оба товарища смогут пользоваться товарным знаком в общих целях. Второй товарищ сделает вклад в виде, например, навыков по развитию бренда, сотрудников-маркетологов и т.д. Направления использования товарного знака можно определить самим договором. При этом сам факт передачи права пользования товарным знаком требует регистрации в Роспатенте. Данный вариант не включает второго собственника в совладельцы знака, однако позволяет уравнять владельцев бизнеса в праве его использования и получения дохода от объекта ИС;
Регистрация товарного знака по частям с распределением уже нескольких товарных знаков между собственниками. Поскольку в форме товарного знака законодательством допускается регистрация словесных, графических объектов и т.д., единая используемая в бизнесе торговая марка, состоящая, например, из рисунка и слова, может быть зарегистрирована по частям. В итоге мы получаем два свидетельства на два товарных знака, которые бизнесом будут использоваться в совокупности.

Наряду с нематериальными активами, которые можно учитывать на балансе, а иногда даже пощупать, нередко важнее не сам результат интеллектуальной деятельности, а интеллектуальное ядро бизнеса как совокупность навыков, сотрудников и т.

д, которое занимается разработкой оборудования, различных технологических устройств, выполняет конструкторские работы.

Его обособление от операционного звена бизнеса полезно и в целях защиты, поскольку именно эта часть компании составляет ее уникальность, и в целях оптимизации налога с доходов.

С помощью обособления Интеллектуального звена бизнеса (путем, например, создания компании разработчиков, проектировщиков, конструкторов) достигаются следующие цели:

функциональное разделение деятельности для создания оптимальных условий работы сотрудникам, занимающимся разработкой объектов интеллектуальной собственности;
обеспечение контроля и гарантий сохранности прав на интеллектуальную собственность;
оптимизация налогов на доходы.

Однако при выделении такого интеллектуального центра актуальны все перечисленные выше вопросы, решаемые при обособлении объектов ИС.

Кроме того, обособление на одном субъекте и сотрудников, и деятельности центра разработок, и результатов их труда в виде нематериального актива гарантируют отсутствие претензий налогового органа к тому, что именно данный субъект владеет объектом ИС и получает роялти за его использование, ведь именно он (его сотрудники) такой объект сотворили.

Как видим, вопросов, требующих решения при обособлении интеллектуального звена, довольно много, однако детальный подход к их решению позволяет не только обезопасить столь ценные активы от утраты, но и получить ощутимый налоговый эффект.

Другие наши материалы по теме «Внутренние связи в Группе компаний»: